《审查指南》最新修改：无限分案bug修正、限缩公知常识的使用
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知识产权局于日前(2019年9月24日) 发布了《专利审查指南》的修改公告[注1]，自2019年11月1日起施行公告之修改内容。这次众多修改中特别引起笔者关注的是，本次修正了单一性无限分案的「bug」，另外还对审查意见中公知常识的使用增加了限制。 |
修正单一性无限分案之bug
有关注专利法的朋友可能都知道，在中国申请专利后若欲进行分案，则并不能像美国等国家能「无限子案生子案」这么方便，而是一但母案[注2]状态固定后(即已授权、驳回、撤回等，IP领域常称为「不再pending」状态)，就不能再进行任何主动分案。例外是，一但审查意见中被指出有单一性缺陷，此时分案可以不受限于母案是否pending：
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摘录自修改前的《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节： 对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的， 不得分案。 但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。… |
由上可知，修改前的规定虽然指出有单一性缺陷即可分案，但没有说明单一性缺陷的分案期限，导致实务上只要收到指出单一性缺陷的审查意见、就等于收到可以无限制分案的尚方宝剑，从此该专利申请即不再受限于最初母案或直属母案状态、随时想分就分，所以许多人称此现象为「无限分案bug」[注3]。
然而官方可能注意到了这个问题，并在这次《专利审查指南》的修改中做出了修正：
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摘录自修改后的《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节： 但是，因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的 |
上文中底线部份文字为本次修改新增条文，明确了单一性缺陷的分案限制：审查意见指出存在单一性缺陷的分案申请必须处于pending状态，才能对此单一性缺陷分案再次进行分案。换言之，依据修改后的审查指南，除了最初母案仍处于pending状态、故能*分案的情况之外，一但最初母案不再pending却还想继续分案的话，就必须满足两条件：(1)有一子案收到具有单一性缺陷的审查意见 (2)该子案仍处于pending状态，这样才能对该子案继续进行分案。如此一来此修改等于是对单一性缺陷之分案规则定出了一个期限，故未来便不会再有「存在单一性缺陷就能无限分案」的情况发生。
增加公知常识的使用限制
相信有专利申请经验的人都有这种无奈的体会：对于某技术特征，审查员并没有找到相应的现有技术，但却直接主张此技术特征是公知常识，所以没有创造性(进步性)。对于这样的拒绝理由申请人经常是百口莫辩、有苦难言。好消息是，这次的《专利审查指南》修改中对此做出了限制：
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第二部分第八章第4.10.2.2节第（4）项最后1段新增： …在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。 |
也就是说，对于那些「对于解决问题作出贡献的技术特征」，审查员就不能再简单的以公知常识作为拒绝理由，而需要提供证据予以证明。因此若有读者于今年11月1日起收到的审查意见中有仅以公知常识作为拒绝理由的，如果认为该技术特征对于欲解决的问题具有贡献，则可以回应要求审查员提供相应的证据予以证明，如此一来就可以对审查员所提供的进一步证据进行针对性反驳，从而能避免直接应对公知常识这个虚无缥缈的拒绝理由。另外基于本次修改对于公知常识限缩的特性，笔者建议专利申请人在撰写专利时，尽量于说明书中将各技术特征与欲解决的问题进行关联，如此一来能降低日后被公知常识作为拒绝理由的可能性。
备注：
[注1] 官方正式修改公告全文请见http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1142481.htm
[注2] 「母案」在《专利审查指南》上称为「原申请」
[注3] 有兴趣的读者可进一步参考赵昊律师之《【ZRT22】无限分案bug今犹在 啥都还没改》一文，里面提到了「现在初审部门的尺度实际是只要有分案拿到过单一性相关通知书，无论拿到过通知书的分案是否pending，都有可能无限分案」、「笔者也去这样干了一回，而且还成功了」
作者 Johnny Chen
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